Parket bij de Hoge Raad, 30-11-2007, BA9608, C02/228HR en C02/280HR

Conclusie inzake:

tegen

In deze octrooizaken, waarin het HvJ EG prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft beantwoord, dienen thans de resterende klachten te worden behandeld.

1. Het procesverloop

1.1. Voor het verloop van het geding in de feitelijke instanties en in cassatie wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2003 (RvdW 2004, 10(1)). In dit arrest heeft de Hoge Raad het merendeel van de wederzijdse cassatiemiddelen reeds afgehandeld. Met betrekking tot onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

1.2. Bij arrest van 13 juli 2006 (C-539/03) heeft het HvJ EG deze vragen beantwoord(2). Vervolgens is het geding voor de Hoge Raad hervat. Elk van partijen heeft een nadere schriftelijke toelichting gegeven.

2. Verdere bespreking van het principaal cassatieberoep

2.4. Het antwoord van het HvJ EG brengt mee dat onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel thans gegrond moet worden geacht. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen van [verweerders], voor zover gebaseerd op een inbreuk op het Europees octrooi begaan buiten het land waar de desbetreffende verweerder is gevestigd, kan niet worden gegrond op art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX. Het lijkt mij niet nodig hieraan nog nadere beschouwingen te wijden: in hun nadere schriftelijke toelichting d.d. 19 januari 2007 hebben [verweerders], naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG, de Hoge Raad uitdrukkelijk verzocht de zaak tegen de gedaagden 3 t/m 9 terstond af te doen door, na vernietiging van het bestreden arrest, de rechtbank onbevoegd te verklaren ten aanzien van de vorderingen tegen de gedaagden 3 t/m 9(3). De Roche-vennootschappen zijn in hun nadere s.t. (onder 18) tot dezelfde slotsom gekomen. Aan het verzoek tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad kan m.i. gevolg worden gegeven.

2.5. Met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.) die in de Verenigde Staten is gevestigd is in cassatie nog geen beslissing genomen. Partijen zijn over het antwoord op deze vraag nog steeds verdeeld. In de inleidende dagvaarding hebben [verweerders] de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 gegrond op art. 126 lid 7 (oud) Rv. Die bepaling houdt in dat indien er meerdere verweerders zijn, kan worden gedagvaard voor de rechter van de woonplaats van een hunner, ter keuze van de aanlegger. In eerste aanleg hebben de buitenlandse Roche-vennootschappen zich beroepen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de tegen hen gerichte vorderingen "voor zover de ingestelde vorderingen grensoverschrijdend zijn"(4). Dit rechtsmachtverweer was in hoofdzaak gebaseerd op de uitleg die de buitenlandse Roche-vennootschappen gaven aan de EEX- resp. EVEX-bepalingen. Met betrekking tot gedaagde onder 2, die buiten Europa is gevestigd, hebben zij tevens een materieel verweer gevoerd(5). De rechtbank heeft zich op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen tegen gedaagde onder 2(6).

2.6. In hoger beroep is de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft pas bij pleidooi weer aan de orde gekomen. Met betrekking tot gedaagde onder 2 is van de zijde van de Roche-vennootschappen aangevoerd dat - indien het standpunt van de Roche-vennootschappen over de bevoegdheidsregels in de EEX- resp. EVEX-bepalingen wordt gevolgd - niet valt in te zien waarom ten aanzien van de bevoegheidsregel in art. 126 lid 7 (oud) Rv anders zou moeten worden geoordeeld. Het hof heeft zich echter aangesloten bij het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv(7).

2.7. Art. 126 (oud) Rv is inmiddels vervallen als gevolg van de inwerkingtreding (op 1 januari 2002) van het herziene boek 1 Rv. Onder het vroegere recht werd, kort gezegd, aangenomen dat distributie van bevoegdheid onder de gerechten door de nationale wetgever ook een attributie van rechtsmacht inhield. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter vloeide in die redenering voort uit de omstandigheid dat in art. 126 (oud) Rv een rechter is aangewezen, aan wiens kennisneming de vordering kon worden onderworpen(8). Met ingang van 1 januari 2002 is dit uitgangspunt gewijzigd. Nu de internationale bevoegdheid (de rechtsmacht) van de burgerlijke rechter voor een belangrijk deel in verdragen of communautair recht is geregeld, heeft de Nederlandse wetgever het uitgangspunt verlaten dat distributie van rechtsmacht een attributie van rechtsmacht inhoudt(9). In het huidige recht is, zoals bekend, een afzonderlijke afdeling opgenomen over rechtsmacht van de Nederlandse rechter (art. 1 - 14 Rv).

Blijkens de parlementaire geschiedenis van deze bepaling, heeft de wetgever het vestigen van rechtsmacht enkel op de grond dat ook andere verweerders in het geding zijn betrokken, exorbitant geacht indien tussen de vorderingen tegen de verschillende verweerders geen verband bestaat. De wetgever heeft met het nieuwe artikel 7 willen aansluiten bij de maatstaf van art. 6, onderdeel 1, van het EEX/EVEX en bij de rechtspraak van het HvJ EG dienaangaande(10).

2.9. In het genoemde arrest van 13 juli 2006 heeft het HvJ EG niet alleen zijn eerdere rechtspraak herhaald, maar bovendien voor recht verklaard hetgeen hiervoor in alinea 2.3 is aangehaald. Hoewel de Verenigde Staten niet behoren tot de verdragsluitende staten (bedoeld in EEX/EVEX), ligt het, gegeven de wens van de Nederlandse wetgever de maatstaf in het nationale recht te doen aansluiten bij die van art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX, voor de hand artikel 7 Rv (nieuw) niet anders uit te leggen dan art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX.

Met deze twee beslissingen van het HvJ EG van 13 juli 2006 is, naar de kern genomen, een einde gemaakt aan de praktijk van cross border-veroordelingen in octrooi-inbreukzaken(13).

2.11. In de onderhavige zaak is art. 7 lid 1 (nieuw) Rv nog niet toepasselijk; de inleidende dagvaarding is uitgebracht op 24 maart 1997. De inwerkingtreding van het nieuwe boek 1 Rv heeft niet tot gevolg gehad dat de Nederlandse rechter tijdens het geding rechtsmacht verliest in zaken waarvoor hij onder het vroegere recht bevoegd was (vgl. HR 19 maart 2004, NJ 2004, 295 m.nt. PV).

2.12. Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op een inbreuk die volgens [verweerders] in Nederland is begaan, dus betrekking heeft op een inbreuk op het Nederlandse deel van de octrooibundel(14), is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet bestreden. Gedaagde onder 2 heeft echter gesteld zich in Nederland nimmer te hebben beziggehouden met het verhandelen van de waren die volgens [verweerders] inbreukmakend zijn. Indien de verweerder in een inbreukzaak een beroep doet op de nietigheid van het octrooi, kan de Nederlandse rechter (overeenkomstig art. 16 onder 4 EEX zoals die bepaling volgens het HvJ EG moet worden uitgelegd), een uitspraak doen over de geldigheid van het Nederlandse deel van de octrooibundel.

2.13. Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op inbreuken die volgens [verweerders] in andere gedesigneerde landen(15) zijn begaan en dus betrekking hebben op een buitenlands deel van de octrooibundel, verzet de bevoegdheidsregel van art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22 onder 4 EEX-verordening) zich ertegen dat de Nederlandse rechter - óók in een geding tegen een buiten Europa gevestigde vennootschap - enige beslissing neemt waarin de geldigheid of ongeldigheid wordt vastgesteld van het Europees octrooi voor zover dit is verleend voor een ander land dan Nederland. Dit laatste behoeft enige uitwerking(16).

2.14. In zijn conclusie, voorafgaand aan de in alinea 2.10 aangehaalde beslissing van het HvJ EG in de Duitse zaak C-4/03 (GAT/LuK) heeft advocaat-generaal Geelhoed drie hypothesen onderscheiden die voor de uitleg van art. 16, onder 4, EEX van belang kunnen zijn. Hij heeft zich aangesloten bij de derde hypothese, die inhield dat de in art. 16, onder 4, EEX voorziene exclusieve bevoegdheid steeds bepalend is wanneer in een civielrechtelijk geding de geldigheid van een door een autoriteit van een lidstaat toegekend - of bij deze autoriteit geregistreerd - recht wordt betwist. Hij concludeerde dan ook dat genoemd artikel van toepassing is "wanneer in een procedure tot vaststelling van een octrooi-inbreuk de verweerder of in geval van een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk de verzoeker aanvoert, dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is." De rechter in een ander (EU-)land is zijns inziens wel bevoegd om kennis te nemen van een "pure" inbreukzaak; met die term doelde hij kennelijk op gevallen, waarin een vordering is ingesteld op grond van inbreuk op een uitsluitend recht, zonder dat de geldigheid van het recht wordt betwist en zonder dat de nietigheid van het uitsluitend recht wordt ingeroepen. Indien zodanig verweer wel wordt gevoerd, kan de rechter volgens Geelhoed telkens de zaak aanhouden totdat de krachtens art. 16, onder 4, bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft beslist omtrent de geldigheid van het octrooi. Geelhoed voegde hieraan toe: "en hij kan de zaak zelf afhandelen, in geval van een te kwader trouw handelende verweerder" (conclusie onder 46).

2.15. Door de beslissing van het HvJ EG in het arrest GAT/Luk is m.i. het fundament weggenomen onder de opvatting dat de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) mag uitgaan van de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel zolang de daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit niet heeft beslist dat het desbetreffende recht ongeldig of nietig is. Het enkele feit dat de verweerder het bestaan of de geldigheid van het uitsluitend recht betwist is volgens het HvJ EG al voldoende om de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) onbevoegd te maken tot enigerlei beslissing die betrekking heeft op het geschil over de geldigheid of ongeldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel. Oudere andersluidende opvattingen(17) zijn door deze beslissing van het HvJ EG achterhaald.

2.16. Wanneer voor de Nederlandse rechter een vordering wordt aangespannen tegen een in Nederland wonende persoon of in Nederland gevestigde vennootschap is de Nederlandse rechter in beginsel bevoegd kennis te nemen van die vordering: zie art. 2 lid 1 EEX/EVEX. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat - zoals het geval is ten aanzien van Roche Diagnostic Systems Inc. - wordt de bevoegdheid van de rechter geregeld door het nationale recht, onverminderd de toepassing van art. 16 EEX/EVEX; zie art. 4 EEX/EVEX. Art. 16, onder 4, EEX/EVEX, zoals deze bepaling door het HvJ EG wordt uitgelegd, brengt - ongeacht de woonplaats van de verweerder - mee dat de Nederlandse rechter geen uitspraak kan doen in een geschil over de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel. In theorie laat de uitspraak van het HvJ EG de geadieerde Nederlandse rechter ruimte om de beslissing in de inbreukzaak aan te houden in afwachting van de onherroepelijke uitkomst van een elders te voeren procedure over de geldigheid van het uitsluitend recht. Na afloop kan de behandeling van de inbreukzaak worden hervat en kan de Nederlandse rechter, zich onvoorwaardelijk richtend naar de uitkomst van de procedure in het in art. 16, onder 4, EEX/EVEX aangewezen land (waarmee vast staat of het desbetreffende buitenlandse deel van de octrooibundel wel of niet geldig is), een oordeel geven over de vraag of de gestelde inbreuk heeft plaatsgevonden en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Het moge duidelijk zijn dat de benadeelde rechthebbende veelal deze omweg niet zal verkiezen en liever rechtstreeks zal procederen voor de in art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22, onder 4, EEX-verordening) aangewezen rechter.

2.17. De slotsom is, dat onderdeel 5.5 slaagt. Mijns inziens dient verwijzing te volgen. In de zaak tegen gedaagde onder 2 mag de rechter naar wie de zaak zal wordt verwezen zelf beslissen over onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter dan wel het aanhouden van de zaak in afwachting van een beslissing van de bevoegde buitenlandse rechter, voor zover de vordering betrekking heeft op een door gedaagde onder 2 buiten Nederland begane inbreuk op een buitenlands deel van de octrooibundel.

3. Verdere bespreking van het incidenteel cassatieberoep

3.1. De onderdelen 1 en 2 van het incidenteel cassatiemiddel zijn reeds door de Hoge Raad verworpen (rov. 5.1.1 - 5.1.3). Onderdeel 3 (over het desbewustheidsvereiste) is gegrond bevonden (rov. 5.2.1 - 5.2.3). Ook de motiveringsklacht in onderdeel 4 (afwijzing vordering tot winstafdracht) is gegrond bevonden (rov. 4.3.1 - 4.3.2). Reeds de gegrondbevinding van deze twee middelonderdelen zal moeten leiden tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof. Dit geldt in ieder geval voor zover de vordering is gericht tegen Roche Nederland B.V. Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen, heeft de Hoge Raad in rov. 5.3.3 iedere verdere beslissing aangehouden.

3.2. Wanneer de Hoge Raad naar aanleiding van het principaal cassatieberoep zou besluiten dat de Nederlandse rechter onbevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover gericht tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, behoeft deze klacht geen bespreking meer. Voor zover de Nederlandse rechter kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling, heb ik eerder al de klacht gegrond geacht(18).

3.3. Met betrekking tot onderdeel 5 van het incidenteel cassatiemiddel heeft de Hoge Raad in het arrest van 19 december 2003 iedere verdere beslissing aangehouden. Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen, kort gezegd, omdat ten aanzien van die vennootschappen niet is voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht van de landen van vestiging van de desbetreffende vennootschappen gelden (rov. 5.4.1 HR).

3.4. Nu deze conclusie strekt tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen de verweerders 3 tot en met 9, behoeft onderdeel 5 geen bespreking meer in de zaak tegen die verweerders. Voor wat betreft de vordering tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.), is van de beslissing op het principaal cassatiemiddel afhankelijk of deze klacht nog bespreking behoeft. In de conclusie, voorafgaand aan het arrest van 10 december 2003, heb ik het standpunt ingenomen dat voor zover de klacht onder 5.c het hof een onjuiste toepassing van bepalingen van buitenlands recht verwijt, de klacht afstuit op het bepaalde in art. 79, lid 1 onder b, RO. Het argument, in onderdeel 5.a, dat de aangevallen overweging onbegrijpelijk is omdat sprake is van (vrijwillige) aanvaarding van rechtsmacht, behoeft in ieder geval geen bespreking meer, nu [verweerders] dit verweer hebben ingetrokken. De motiveringsklacht onder 5.b heb ik gegrond geacht.

3.5. Met betrekking tot de proceskosten kan nog worden genoteerd dat art. 1019h Rv sinds 1 mei 2007 in zaken van intellectuele eigendom in beginsel een volledige proceskostenveroordeling voorschrijft. Deze bepaling is echter niet van toepassing op procedures als de onderhavige, die vóór 1 mei 2007 aanhangig zijn gemaakt(19).

4. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, op het principaal en het incidenteel cassatieberoep, de bestreden arresten van 15 februari 2001 en 27 juni 2002 zal vernietigen en vervolgens: