Rechtbank Gelderland, 29-10-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6408, 248707
Rechtbank Gelderland, 29-10-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6408, 248707
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Gelderland
- Datum uitspraak
- 29 oktober 2013
- Datum publicatie
- 5 februari 2014
- ECLI
- ECLI:NL:RBGEL:2013:6408
- Zaaknummer
- 248707
Inhoudsindicatie
Gelet op de feitelijke gang van zaken komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat DRI er gerechtvaardigd op moet vertrouwen dat zij bij voortduring gerechtigd is tot gebruik van het Merk zonder betaling van een vergoeding daarvoor. Hierdoor is er voor DRI stilzwijgend een naar duur onbeperkt gebruiksrecht van het Merk ontstaan zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan Rieberjo is verschuldigd. Het verstrekken van licentie is vormvrij zodat deze stilzwijgende licentieovereenkomst voor het merkgebruik niet op schrift hoefde te worden gesteld. Dit is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zodat Rieberjo zich daaraan moet houden zolang deze niet rechtsgeldig is beëindigd. Er zijn geen feiten en omstandigheden aange¬voerd waaruit blijkt dat deze stilzwijgende licentieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Dit betekent dat Rieberjo zich vooralsnog niet kan verzetten tegen het gebruik van het Merk door DRI.
Uitspraak
vonnis
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/248707 / KG ZA 13-451
Vonnis in kort geding van 29 oktober 2013
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RIEBERJO B.V.,
gevestigd te Gorssel,
eiseres,
advocaten mr. W.A.J. Hoorneman en mr. E. Swart te Utrecht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUTCH RESEARCH & INNOVATIONS B.V.,
gevestigd te Laren,
gedaagde,
advocaat mr. A. Bekema te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Rieberjo en DRI genoemd worden.
1 De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- -
-
de dagvaarding
- -
-
de mondelinge behandeling
- -
-
de pleitnota van Rieberjo
- -
-
de pleitnota van DRI.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2 De feiten
Begin jaren negentig heeft de heer B.J.T. [naam] (hierna: [naam]) een systeem ontwikkeld voor het reinigen van tepelvoeringen na het melken van koeien (een zogenaamde tepelbekerreiniger). Voor dit systeem zijn diverse octrooien verleend aan [naam].
Dit geoctrooieerde systeem is op de markt gebracht onder de naam “Airwash” (hierna: het Airwash systeem).
Op 19 februari 1992 heeft [naam] een tweetal B.V.’s opgericht: Rieberjo en DRI. Rieberjo als de holdingmaatschappij waarin de activa, zoals de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de octrooien voor het Airwash systeem, zijn ondergebracht. DRI als de werkmaatschappij waarin de ondernemingsactiviteiten zoals de productie, distributie en promotie van het Airwash systeem zijn ondergebracht.
Sinds de oprichting van beide ondernemingen heeft Rieberjo de productie en verdere verhandeling van het Airwash systeem overgelaten aan DRI door middel van een licentie voor het gebruik van het geoctrooieerde Airwash systeem.
Rieberjo is houder van het Benelux woordmerk “AIRWASH” voor tepelbekerreinigers in de veeteeltsector. Dit merk is per 1 december 1992 ingeschreven voor de klassen 3 (reinigingsmiddelen voor melkmachines) en 7 (geïntegreerde schoonmaakinrichting voor tepelbekers van melkmachines).
Tot 2003 zijn beide ondernemingen in handen van de familie [naam] gebleven. Op 20 januari 2003 heeft de familie [naam] in het kader van een schuldsanering de aandelen in DRI voor € 1,- overgedragen aan [naam], de persoonlijke holding van [naam] (hierna: [naam]), destijds nog de schoonzoon van [naam]. Sindsdien is [naam] tevens de bestuurder van DRI.
Bij deze verandering in aandeelhouder- en zeggenschap bij DRI is de licentie tussen Rieberjo en DRI schriftelijk vastgelegd in een nieuwe licentieovereenkomst van december 2003 (hierna: de licentieovereenkomst 2003), die in de plaats is gekomen van alle bestaande overeenkomsten en afspraken tussen Rieberjo en DRI.
Artikel 1a van deze licentieovereenkomst geeft een opsomming van alle octrooien betreffende het Airwash systeem en bepaalt dat Rieberjo aan DRI tegen een vergoeding een exclusieve licentie verleent voor het produceren van het Airwash systeem onder de titel Tepelbekerreiniger “Airwash” met de opgesomde octrooien. Artikel 3 luidt:
Rieberjo verleent hierbij aan DRI een exclusieve licentie onder alle aan haar toekomende octrooirechten zoals vermeld in artikel 1a. De licentie strekt zich uit tot alle toepassingsmogelijkheden, die uit de octrooirechten voortvloeien of kunnen voortvloeien en omvat het vervaardigen, in het verkeer brengen of verder te verkopen, te verhuren, of te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.
De licentieovereenkomst 2003 is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt overeenkomstig artikel 1b op de datum van het langstdurende octrooi zoals genoemd in artikel 1a, te weten op 19 november 2012.
Bij e-mail van 21 december 2012 heeft Rieberjo aan DRI medegedeeld dat de looptijd van de licentieovereenkomst 2003 inmiddels is geëindigd. In deze e-mail heeft Rieberjo aan DRI een voorstel gedaan om een nieuwe licentieovereenkomst te sluiten voor het gebruik van het merk Airwash door DRI voor de exploitatie van het Airwash systeem.
Tussen partijen is vervolgens gecorrespondeerd. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe licentieovereenkomst. DRI is niet bereid om tegen vergoeding een licentieovereenkomst met Rieberjo aan te gaan voor het gebruik van het merk Airwash.
DRI maakt in haar bedrijfsvoering nog steeds gebruik van het merk Airwash voor tepelbekerreinigers. DRI produceert en verhandelt tepelbekerreinigers onder de namen “Airwash” en “Airwash Plus+”. DRI maakt daarnaast op het internet op verschillende manieren gebruik van het teken “airwash”. Dit teken komt voor in een door DRI gebruikte domeinnaam (www.airwash.info) van een website van haar, in de door haar gebruikte e-mailadressen en daarnaast veelvuldig op de door haar beheerde websites (www.airwash.info en www.dribv.com) ter beschrijving van de door haar verhandelde producten.
De advocaat van Rieberjo heeft in een brief van 20 juni 2013 DRI erop gewezen dat zij inbreuk maakt op het merk Airwash van Rieberjo en DRI gesommeerd daarmee te stoppen alsmede om een onthoudingsverklaring te ondertekenen. DRI heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.
3 Het geschil
Rieberjo vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. DRI te verbieden om na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk te maken op de merkrechten van Rieberjo terzake van het (woord)merk “AIRWASH” (hierna: het Merk), en in het bijzonder te verbieden ieder gebruik van het teken “Airwash”, “Airwash Plus” of andere met het Merk overeenstemmende tekens, onder zulk verboden gebruik specifiek begrepen:
a. ieder vervaardigen, doen vervaardigen, aanbieden, promoten, verkopen, het daartoe in voorraad hebben, in-, uit- of doorvoeren, leveren, of anderszins verhandelen van schoonmaakinrichtingen voor tepelbekers van melkmachines, of andere waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Merk is geregistreerd onder het Merk of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder het gebruik van deze tekens op de websites www.airwash.info en www.dribv.com, en/of;
b. ieder gebruik van het Merk of een daarmee overeenstemmend teken als domein- en/of handelsnaam;
II. DRI te verbieden om met onmiddellijke ingang en na betekening van dit vonnis in Nederland ieder gebruik van het teken “Airwash”, of tekens die daar slechts in geringe mate van afwijken, al dan niet in combinatie met andere tekens, als handelsnaam, daaronder ook specifiek begrepen het gebruik van de domeinnaam www.airwash.info;
III. DRI een dwangsom op te leggen van € 5.000,00 per dag of per geval, zulks ter keuze van Rieberjo, voor overtreding van de verboden onder I. en II.;
IV. De termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;
V. DRI op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten van het geding ten bedrage van € 23.551,21, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.
Aan haar vorderingen legt Rieberjo het volgende ten grondslag. Rieberjo is houder van het Merk. Rieberjo heeft in de licentieovereenkomst 2003 aan DRI een licentie verleend voor het gebruik van het Merk. Deze licentieovereenkomst is per 19 november 2012 geëindigd. Omdat DRI niet bereid is een nieuwe licentieovereenkomst voor het gebruik van het Merk aan te gaan, heeft zij sindsdien geen toestemming meer van Rieberjo om het Merk nog verder te gebruiken. Nu DRI van het Merk op verschillende manieren nog steeds gebruikt maakt in haar bedrijfsvoering maakt zij daarmee inbreuk op de merkrechten van Rieberjo op het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). DRI handelt daarnaast in strijd met artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), doordat zij een handelsnaam voert in de door haar gebruikte domeinnaam (www.airwash.info) en e-mailadressen die het teken Airwash en dus het Merk bevat.
DRI voert verweer. DRI betwist dat zij merk- dan wel handelsnaaminbreuk pleegt. Zij voert aan dat de licentieovereenkomst 2003 geen betrekking heeft op het gebruik van het Merk, maar beperkt is tot het gebruik van de octrooien. DRI is primair van mening dat zij voor het voortgezette gebruik van het Merk na het einde van de licentieovereenkomst 2003 geen toestemming nodig heeft van Rieberjo, omdat zij sinds haar oprichting al meer dan 20 jaar met medeweten en toestemming van Rieberjo gebruik maakt van het Merk, zonder dat zij daarvoor ooit een financiële vergoeding verschuldigd was. Hierdoor is er sprake van een onbeperkte stilzwijgende licentie voor het gebruik van het Merk, zodat zij uit dien hoofde bevoegd blijft het Merk te gebruiken, ook na de beëindiging van de licentieovereenkomst 2003. Nu Rieberjo het kosteloze merkgebruik van DRI 20 jaar lang heeft gedoogd kan Rieberjo zich niet meer verzetten tegen eventuele inbreuken op haar merkrechten door DRI, zodat Rieberjo haar rechten met betrekking tot het Merk jegens DRI heeft verwerkt. Door zich nu pas op haar merkrechten te beroepen is er ook sprake van misbruik van recht. Rieberjo heeft het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat DRI het Merk voor onbeperkte duur kosteloos zou kunnen blijven gebruiken. Subsidiair stelt DRI zich op het standpunt dat Rieberjo geen rechten kan ontlenen aan het Merk omdat het Merk zuiver beschrijvend is en daardoor onderscheidend vermogen mist en aldus nietig is ex artikel 2.28 BVIE. Daarnaast kan Rieberjo geen merkbescherming inroepen omdat het Merk zonder geldige reden nog nooit is gebruikt door Rieberjo en daardoor bloot staat aan vervallenverklaring ex artikel 2.26 BVIE.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.