Hoge Raad, 11-05-2001, AB1558, C99/234HR

11 mei 2001

Eerste Kamer

Nr. C99/234HR

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

a. dat het profiel van de PERFECT-band van Vredestein niet is beschermd onder de Auteurswet 1912;

b. dat Vredestein geen uitsluitend recht heeft verkregen door het internationale depot van 30 oktober 1995, dat heeft geleid tot internationale registratie DM 034502 2.1 en 2.2;

c. dat Ring 65 zich met het in het verkeer brengen van fietsbanden met een profiel dat gelijkenis vertoont met het profiel van de onder a bedoelde band van Vredestein, niet schuldig maakt aan ongeoorloof- de mededinging jegens Vredestein, althans dat Vredestein op grond daarvan geen vordering tegen eiseres kan instellen;

II nietig te verklaren de uit het internationale depot van Vredestein, registratie DM 034502 2.1 en 2.2, voor

het Beneluxgebied voortvloeiende rechten en de doorhaling voor de Benelux uit te spreken van de internationale registratie DM 034502 2.1 en 2.1; en

III nietig te verklaren het Benelux merkdepot van Vredestein van 10 januari 1997, depotnummer 885563 en de doorhaling uit te spreken van dat depot en de inschrijving daarvan.

a. de totale hoeveelheid van de door Ring 65 ingekochte fietsbanden voorzien van een op de rechten van Vredestein inbreukmakend profiel, gespecificeerd naar type, kleur en leverancier;

b. de totale hoeveelheid van de door Ring 65 verkochte fietsbanden als sub a bedoeld, gespecificeerd naar type, kleur en afnemer;

c. de door Ring 65 betaalde produktiekosten en/of inkoopprijzen alsmede de gehanteerde verkoopprijzen, gespecificeerd naar type, kleur en afnemer;

d. de totale hoeveelheid bij Ring 65 in voorraad zijnde inbreukmakende fietsbanden, gespecificeerd naar type en kleur;

e. het totale bedrag van de door Ring 65 als gevolg van de verhandeling van de op de rechten van Vredestein inbreukmakende fietsbanden genoten winst;

f. de namen en adressen van alle bij de verhandeling en produktie van de op de rechten van Vredestein inbreukmakende fietsbanden betrokken (rechts-)personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van (rechts-)personen die de inbreukmakende banden aan Ring 65 hebben geleverd; en

g. de namen en adressen van alle (rechts-)personen aan wie Ring 65 één of meer van de inbreukmakende fietsbanden heeft geleverd;

op straffe van verbeurte van een dwangsom;

De Rechtbank heeft bij vonnis van 29 januari 1998 in conventie

1. voor recht verklaard:

a. dat het profiel van de PERFECT-band van Vredestein niet is beschermd door de Auteurswet 1912

b. dat Ring 65 zich met het in het verkeer brengen van fietsbanden met een profiel dat gelijkenis vertoont met het profiel van de PERFECT-band van Vredestein, niet schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging jegens Vredestein, althans dat Vredestein op grond daarvan geen vordering tegen Ring 65 kan instellen;

In reconventie heeft de Rechtbank het door Ring 65 verrichte Benelux modeldepot met registratienummer 27593-05 d.d. 12 september 1996 nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving van dat depot uitgesproken.

Tegen dit vonnis heeft Vredestein hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.

Bij arrest van 16 maart 1999 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het Hof heeft Vredestein beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Ring 65 is in cassatie niet verschenen.

De zaak is voor Vredestein namens haar advocaat toegelicht door mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot het stellen van een vraag aan het Benelux-Gerechtshof omtrent de uitleg van art. 21 lid 3 BTMW, zoals bedoeld in alinea 2.12 van de conclusie, en tot aanhouding van de beslissing op het cassatieberoep in afwachting van het antwoord.

(i) Vredestein heeft in 1988 onder het merk Perfect fietsbanden, bestemd voor de standaard dames- en herenfiets, op de markt gebracht. Het profiel van deze Perfect-band (hierna aangeduid als Perfect-oud) is opgebouwd uit langwerpige blokken in Z-vorm met elkaar verbonden, in het midden van het loopvlak gescheiden door een ononderbroken streep over de gehele lengte van de band. In 1995 heeft Vredestein dit profiel enigszins aangepast, doch deze aanpassing is niet van dien aard dat het profiel (Perfect-nieuw) daardoor wezenlijk anders "oogt" dan het profiel van Perfect-oud.

(ii) Vredestein heeft op 30 oktober 1995 onder nummer DM 034502 2.1 en 2.2 het profiel van de Perfect-nieuw als model doen deponeren bij het internationaal bureau van de World Intellectual Property Organization te Genève, onder meer voor bescherming in de Benelux. Deze inschrijving heeft Vredestein op 7 april 1997 doen doorhalen, zonder daarbij een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW af te leggen.

(iii) Ring 65 heeft als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking in het algemeen en tussen de aangesloten bedrijven in het bijzonder, op basis van behoud der individuele financiële zelfstandigheid, betreffende onder meer de rijwiel- en bromfietsbranche. Het behartigen van de belangen der deelnemers waar dit mogelijk en nodig wordt geacht, is een van de middelen ter bereiking van het doel van Ring 65. Bij Ring 65 is een twaalftal fietsbandendistributeurs aangesloten.

(iv) Ring 65 heeft in de tweede helft van 1996 ten behoeve van de bij haar aangesloten distributeurs van fietsbanden via haar importeur 100 fietsbanden van het type C-1214 gekocht. Deze - uit Taiwan afkomstige - fietsbanden heeft Ring 65 onder het merk Anello onder haar distributeurs verspreid met het doel deze band op grotere schaal in Nederland op de markt te brengen. Het profiel van de Anello fietsband vertoont een opmerkelijke gelijkenis met de profielen van Perfect-oud en Perfect-nieuw.

(v) Op 12 september 1996 heeft Ring 65 het profiel van de Anello fietsband onder nummer 27593-05 als model gedeponeerd bij voornoemd internationaal bureau.

(vi) Vredestein heeft Ring 65 bij brief van 10 december 1996 gesommeerd haar schriftelijk te bevestigen, samengevat weergegeven, dat zij zich zal onthouden van de handel in fietsbanden waarvan het profiel sterke gelijkenis vertoont met het profiel van de onder het merk Perfect verhandelde fietsbanden en, bij gebreke van voldoening aan deze sommatie, rechtsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Ring 65 heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

(vii) Vredestein heeft op 10 januari 1997 het profiel van Perfect nieuw onder nummer 885563 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.

3.2 Ring 65 heeft in het onderhavige geding gevorderd, kort weergegeven, (a) een verklaring voor recht dat het profiel van de Perfect-band niet is beschermd door de Auteurswet 1912, en dat Ring 65 zich met het in het verkeer brengen van fietsbanden met een profiel dat gelijkenis vertoont met het profiel van voornoemde band van Vredestein niet schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging jegens Vredestein, en (b) nietigverklaring van het Benelux vormmerkdepot van Vredestein.

Vredestein heeft in reconventie gevorderd, kort weergegeven, (a) Ring 65 te bevelen de rechten van Vredestein ter zake van de Perfect band te respecteren, de verhandeling van fietsbanden met een gelijk of overeenstemmend profiel te staken en opgave te doen van een aantal gegevens, (b) Ring 65 te veroordelen tot betaling van ƒ 50.000,-- als voorschot op de vergoeding van door Vredestein geleden schade en tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat, alsmede (c) het door Ring 65 verrichte modeldepot van 12 september 1996 nietig te verklaren.

De Rechtbank heeft de vorderingen van Ring 65 in conventie toegewezen. In reconventie heeft zij het door Ring 65 verrichte Benelux modeldepot nr. 27593-05 van 12 september 1996 nietig verklaard en de doorhaling van dit depot uitgesproken, en het meer of anders gevorderde afgewezen. Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

3.3.2 De onderdelen 1.2.1 - 1.2.4 richten zich met rechts- en motiveringsklachten tegen dit oordeel en de daaraan ten grondslag gelegde motivering, die op het volgende neerkomt. De Perfect-nieuw, die is te beschouwen als een bewerking van de Perfect-oud, kan niet worden aangemerkt als een nieuw, oorspronkelijk werk. Het totaalbeeld van beide profielen is gelijk, zodat beide Perfect-banden in auteursrechtelijke zin moeten worden vereenzelvigd. Het nieuwe van de Perfect-nieuw is blijkens een folder van Vredestein zelf niet gelegen in het uiterlijk maar in andere eigenschappen van de band (het antileksysteem en de lichtlopendheid). Aldus heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat de Perfect-nieuw moet worden aangemerkt als een verveelvoudiging, in de zin van art. 13 Auteurswet 1912, van de Perfect-oud en derhalve niet het voorwerp van een ander auteursrecht is dan het auteursrecht dat op de Perfect-oud rust. Door te oordelen dat dit niet voor splitsing vatbare auteursrecht is vervallen door de doorhaling van het modeldepot, ook al had dit depot slechts betrekking op de Perfect-nieuw, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Een andere opvatting zou in strijd komen met de met art. 21 lid 3 BTMW beoogde bescherming van het publiek dat door raadpleging van het modellenregister kennis neemt van het verval van een modelrecht. Die bescherming zou goeddeels tenietgedaan worden indien het vervaardigen van een voortbrengsel waarvan de modelbescherming vervallen is zonder dat een instandhoudingsverklaring betreffende het auteursrecht is gedaan, een inbreuk zou opleveren op een auteursrecht op een werk waarvan het vervallen model een verveelvoudiging vormt. Het oordeel van het Hof kan voor het overige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Het is niet onbegrijpelijk noch ontoereikend gemotiveerd. De onderdelen falen derhalve.

Anders dan onderdeel 1.2.5 tot uitgangspunt neemt, worden, zoals uit hetgeen hierna is overwogen zal blijken, in een geval als het onderhavige auteursrechten door art. 21 lid 3 BTMW niet in strijd met internationale verdragen verkort. Het onderdeel faalt derhalve.

3.3.3 Het Hof heeft voorts de stelling van Vredestein verworpen dat de artikelen 2 lid 7, 5 lid 2 en 7 lid 4 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst eraan in de weg staan dat het auteursrecht ingevolge art. 21 lid 3 BTMW zou zijn vervallen. Het heeft deze beslissing in de eerste plaats doen steunen op zijn oordeel dat de Berner Conventie alleen in internationale situaties geldt en dat een Nederlandse auteur zich in Nederland met betrekking tot een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is, niet op de Berner Conventie kan beroepen. Dit oordeel is juist, zoals mede blijkt uit art. 5 lid 1 en lid 3, eerste zin, van de Berner Conventie. Anders dan onderdeel 1.3.1 betoogt, brengt dit niet een in het licht van art. 12 EG ontoelaatbare discriminatie van Nederlandse ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden mee, aangezien een ongunstiger behandeling door een lid-staat van zijn eigen onderdanen in vergelijking met onderdanen van andere lid-staten niet een door art. 12 verboden discriminatie oplevert. Ook het betoog van Vredestein dat uit art. 30 BTMW in verbinding met art. 18 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 november 1925, Trb. 1961, 40, moet worden afgeleid dat ook in een niet-internationaal geval de bepalingen van de BTMW geen afbreuk kunnen doen aan de ruimere bescherming die de Berner Conventie biedt, kan Vredestein niet baten, nu dit betoog eraan voorbijziet dat, zoals hiervoor overwogen, in een dergelijk geval, dat hier aan de orde is, de Berner Conventie niet toepasselijk is en derhalve geen ruimere bescherming biedt.

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat de onderdelen 1.3.1 - 1.3.3, die alle uitgaan van toepasselijkheid van de Berner Conventie in een geval als het onderhavige, tevergeefs zijn voorgesteld.

3.4 In rov. 5.10 - 5.12 heeft het Hof de vraag onderzocht of het profiel van de Perfect-nieuw voldoende onderscheidend vermogen heeft om als vormmerk te dienen ter onderscheiding van de fietsbanden van Vredestein. Dienaangaande heeft het Hof vooropgesteld dat het hier gaat om een fietsband voor gewone fietsen, die door het grote publiek worden gebruikt. Het is tot de, in cassatie niet bestreden, slotsom gekomen dat wegens de variëteiten in profielen, die ook regelmatig wisselen, het grote publiek daarin geen (vaste) herkomstaanduiding van een specifieke fabrikant, in dit geval Vredestein, zal zien, maar een louter decoratief element, mede omdat Vredestein haar woordmerk Vredestein op haar banden aanbrengt.

Onderdeel 2 richt zich met rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het Hof vervolgens heeft overwogen, te weten dat hieraan niet afdoet dat de tussenhandel, de professionele fietsenhandelaar, die het grote publiek adviseert bij de keuze voor een nieuwe fietsband, het Perfect-profiel wèl herkent als afkomstig van Vredestein. Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat als het in aanmerking komend publiek slechts kan worden beschouwd het grote publiek dat voor een gewone fiets een fietsband aanschaft, en dat de fietsenhandelaar niet tot het in aanmerking komende publiek kan worden gerekend, omdat deze enkel een adviserende rol bij de aankoop vervult, zonder een overwegende invloed te hebben op de keuze die het kopende publiek uit de in de markt aangeboden fietsbanden maakt. Met dit oordeel, dat niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk is noch onvoldoende gemotiveerd, heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat het grote publiek niet zonder meer, maar slechts na advisering door een professionele fietsenhandelaar een band op grond van het Perfect-profiel zal herkennen als van Vredestein afkomstig, en dat derhalve het Perfect-profiel zich niet ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de fietsband als afkomstig van Vredestein te herkennen (vgl. BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596, rov. 19 e.v.).

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Vredestein in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ring 65 begroot op nihil.